Оспаривание решений Роспатента в суде
В.А.ХОРОШКЕЕВ – патентный поверенный (Москва)
Предлагаемая статья относится в первую очередь к спорам, касающимся квалификации изобретений и полезных моделей, то есть к оспариванию решений об отказе в выдаче патента, о признании недействительным (частично или полностью) выданного патента, об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента. Однако, по мнению автора, какие-то из высказанных в ней соображений вполне могут подходить и для споров о квалификации других объектов правовой охраны.
Информация, относящаяся к судебным делам, в официальных отчетах о деятельности Роспатента не очень подробна. В отчете за 2010 г. в отношении изобретений, промышленных образцов и полезных моделей (вместе) говорится:
«…суды отказывают в удовлетворении требований большинства заявлений об оспаривании решений (действий) Роспатента и ФГУ ФИПС (538 судебных дел), что, в свою очередь, свидетельствует об обоснованности решений (действий) Роспатента и ФГУ ФИПС и высоком качестве экспертизы.
Кроме того, из судебных дел, по которым требования заявителей были удовлетворены (69 судебных дел), значительную часть составляют дела, по которым Роспатент и ФГУ ФИПС не являлись ответчиками, то есть дела, по которым не оспаривалась правомерность решений (действий) Роспатента (например, споры об установлении автора/патентообладателя изобретения, полезной модели, промышленного образца, споры о признании недействительными договоров в отношении объектов патентных прав и др.)»1.
1 Отчет о деятельности Роспатента за 2010 г. С. 51–52. М., 2011.
В отчете за 2011 г., и опять же суммарно, в отношении изобретений, промышленных образцов и полезных моделей сообщается: «Суды отказывают в удовлетворении требований большинства заявлений об оспаривании решений (действий) Роспатента и ФИПС, что, в свою очередь, свидетельствует об обоснованности решений (действий) Роспатента»2. Наконец, в отчете за 2012 г. приведены отдельно для изобретений и полезных моделей данные о числе судебных дел с участием Роспатента и ФГБУ ФИПС. Так, Арбитражным судом г. Москвы по заявлениям об оспаривании решений Роспатента удовлетворено одно заявление из 60, относящихся к изобретениям, и ни одного из 24, относящихся к полезным моделям. Но вот хвалебных выводов об обоснованности решений Роспатента и высоком качестве экспертизы отчет уже не содержит. Рост числа обращений в суды и образование специализированного Суда по интеллектуальным правам свидетельствуют скорее о противоположном – подчас о сомнительной обоснованности решений Роспатента и столь же сомнительном качестве экспертизы.
2 Там же. 2012. С. 41.
Еще одной причиной образования Суда по интеллектуальным правам, очевидной уже не только специалистам-патентоведам, послужило то, что существующие арбитражные суды и тем более суды общей юрисдикции во многих случаях оказываются не в состоянии разобраться в хитросплетениях патентно-технических и патентно-правовых споров и выносят решения, ориентируясь, по-видимому, на соображение, что Роспатент как ведомство государственное прав априори. Привлечение для разрешения споров назначенных судом независимых экспертов-патентоведов ситуацию почти не улучшает. Системной судебной патентной экспертизы как государственной, так и негосударственной, просто нет. А отдельных специалистов, предлагаемых самими спорящими сторонами в качестве независимых экспертов, в большинстве случаев едва ли можно считать действительно независимыми. Однако, несмотря на данную скептическую оценку объективности судебного рассмотрения патентных споров, признать решение Роспатента неправомерным может только суд.
Безупречное по существу решение Роспатента должно быть корректным в научно-технических аргументах, правовых обоснованиях и не нарушающим правила формальной логики. Такие решения в судебных инстанциях, как правило, и не рассматриваются: в них просто нечего оспаривать. Более чем 20-летняя практика автора статьи, связанная с решениями Палаты по патентным спорам Роспатента и ее предшественников (контрольного совета, Апелляционной палаты и Высшей патентной палаты) показывает, что далеко не безупречными являются три решения из четырех. В каких-то случаях формальные ошибки в решениях могут не оказывать влияния на итоговый вывод. Но и ошибок принципиального характера, приводящих к неправомерности вынесенного решения, к сожалению, более чем достаточно.
Ошибки в решениях Роспатента могут быть правовыми, техническими, логическими. Наконец, при корректности каждого из приведенных аргументов в мотивировочной части решения, самих аргументов может быть просто недостаточно для обоснования вынесенного решения (например, если сопоставительный анализ сделан не по всем признакам, содержащимся в рассматриваемой формуле изобретения).
Правовые ошибки:
применение норм законодательства, прекративших свое действие или еще не вступивших в силу на дату начала действия патента;
применение норм законодательства, не имеющих отношения к предмету спора;
избирательное применение одних норм законодательства и игнорирование других норм законодательства, также относящихся к регулированию спорных отношений;
толкование норм законодательства, не вытекающее из их содержания («духа и буквы»);
игнорирование или неполнота рассмотрения аргументов заявителя.
Технические ошибки:
сопоставительный анализ ведется не по признакам изобретения, а по последовательно «нарезанным» фрагментам формулы изобретения;
не все признаки технического решения рассмотрены при сопоставительном анализе;
использование неспециализированной (нетехнической) справочной литературы. (Составители универсальных справочников – энциклопедий, энциклопедических словарей, толковых словарей общей лексики – стремятся охватить как можно большее число терминов, понятий, словарных статей. При этом объем текста каждой отдельной словарной статьи вынужденно сжимается в ущерб точности и подробности пояснений. Соответственно, использование универсальных справочников в узкоспециализированных областях не всегда оправданно, а иногда и просто приводит к ошибкам);
использование устаревших сведений, представлений;
ошибки технического перевода текстов с иностранных языков.
Логические ошибки:
подмена понятия;
мнимое следование;
разрыв в цепочке доказательств;
недостаточное основание и т.д.
Итак, заявитель или патентообладатель, не согласный с решением Роспатента, приходит к необходимости подачи в суд заявления о признании недействительным неправового акта (решения) Роспатента. Одной внутренней убежденности в неправоте Роспатента для этого недостаточно. Требуется точное указание, в чем и почему некорректно оспариваемое решение. То есть полный детальный разбор оспариваемого решения заявитель сам или с помощью специалистов должен провести еще до подачи такого заявления. В случае, если для подтверждения или опровержения некоторых аргументов необходимы специальные знания, которыми судьи не обладают, желательно сформулировать вопросы для независимых экспертов, назначаемых судом. При этом очень часто, возможно неумышленно и неосознанно, происходит подмена самого предмета спора, что, в первую очередь, проявляется в формулировках вопросов, поставленных на разрешение назначаемым судом экспертам. Формулировки обычно предлагают стороны. Суд только выбирает вопросы, в необходимости которых его смогли убедить стороны.
Рассмотрим одну из типичных спорных ситуаций: Роспатент признал недействительным ранее выданный патент, с чем не согласен патентообладатель. В суде патентообладатель должен показать и опровергнуть, если сможет, те некорректные аргументы из мотивировочной части решения Роспатента, на основании которых патент был аннулирован. Роспатент – отстоять, если сможет, те аргументы из мотивировочной части оспариваемого решения, на которые указывает истец, как неправомерные, по его мнению.
Однако Роспатент вместо обоснования правомерности своего решения, продолжает доказывать неправомерность выдачи оспариваемого патента. Может быть, патент и действительно «некачественный», но если это не доказано в решении Роспатента, то «некачественным» или, переходя к принятой терминологии, неправомерным будет именно решение Роспатента.
Такую же логическую ошибку (подмену предмета спора) совершает и патентообладатель, который вместо доказательства некорректности доводов в оспариваемом решении пытается доказать правомерность выдачи патента.
ПРИМЕРЫ
Дело № А 40-22087/12 (решение Роспатента от 7 октября 2011 г.). Патент РФ № 2124912 признан недействительным из-за несоответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» при известности патентных документов SU 623558 (основная ссылка) и GB 2254017 (дополнительная ссылка).
Вопросы, поставленные судом на разрешение эксперта.
Следует ли для специалиста изобретение по патенту РФ № 2124912 явным образом из уровня техники?
Если да, то из какой именно литературы? Указать страницу, абзац.
Приведены ли в патенте РФ № 2124912 причинно-следственные связи между признаком «А» и указанными в патенте РФ № 2124912 преимуществами?
Комментарий. В первых двух вопросах фактически предлагается заново провести патентную экспертизу заявки на изобретение, начиная с проведения информационного поиска. Третий вопрос касается одного из признаков в формуле изобретения. Вопросы по поводу правомерности аргументов Роспатента, что, собственно, и оспаривается в суде, эксперту не задавались.
Дело № А40-122008/12 (решение Роспатента от 11 июля 2012 г.). Патент РФ № 106242 на полезную модель признан недействительным из-за несоответствия условию патентоспособности «новизна» при известности патента РФ № 2305662.
Вопросы, поставленные судом на разрешение эксперта.
Раскрыты ли в описании к указанному патенту РФ причинно-следственные связи следующих отличительных признаков полезной модели:
выключатель является поплавковым;
указан конкретный тип насоса для перекачки;
оговорено число компрессоров, от которых поступает воздух;
отстойник, аэратор, эрлифт выполнены из полипропилена, с указанными в описании к патенту РФ № 106242 техническими результатами: «повышение качества очистки сточных вод, повышение герметичности конструкции, повышение коррозионной стойкости конструкции»? (Если да, то указать страницу и абзац описания к патенту № 106232).
Соответствует ли полезная модель по патенту РФ № 106242 условию патентоспособности «новизна» при известности устройства по патенту № 2305662?
Комментарий. И в этом случае вопросы к проверке аргументов Роспатента прямого отношения не имеют.
А вот какими могли бы быть вопросы, относящиеся к предмету спора, то есть к решению Роспатента.
Рассмотрен ли в решении Роспатента каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели? (Признаки пронумеровать и сгруппировать по видам признаков, нормативно определенным в пункте 9.7.4.3(2) Административного регламента по полезным моделям).
Достаточно ли обоснована в решении Роспатента замена прототипа, по сравнению с которым у оспариваемой полезной модели было два отличия, на другой прототип, по сравнению с которым у оспариваемой полезной модели выявлены четыре отличия?
Все ли отличительные признаки полезной модели рассмотрены в решении Роспатента?
Правомерно ли в решении Роспатента признаки А, Б, В, Г квалифицированы как несущественные и исключены из дальнейшего рассмотрения?
При назначении судебной экспертизы формулировки вопросов, подобных приведенным выше примерам из конкретных судебных дел, следует отводить, как не относящиеся к предмету спора. Вопросы, связанные с отдельными предполагаемыми недостатками решений Роспатента, излагаются сначала. Последний обобщающий вопрос может быть сформулирован, например, следующим образом:
«С учетом ответов на предыдущие вопросы достаточно ли обоснованы выводы, сделанные в резолютивной части решения Роспатента от … по заявке № …, правовыми, техническими и логическими аргументами в мотивировочной части указанного решения Роспатента?» .
